浅析新商标法对企业的影响

湖北省工商局  阚海舟

2013年8月30日，备受社会关注的《中华人民共和国商标法》修正案经十二届全国人大常委会第四次会议审议并通过。新法共八章73条，较2001年修改53处。整体而言，新法回应了部分社会关切，措辞更为简洁科学，更合乎法治理念，必将促进商标制度充分发挥鼓励创新的作用，更好地为加快转变经济发展方式服务。目前，新法及与之配套的《商标法实施条例》已经施行月余，下面笔者结合工作实践，择要浅谈新法可能会对企业造成的影响。

一、明确商标权的私权属性

商标权的本质是私权,是民事权利。新法首次将诚实信用作为一项总的原则引入《商标法》，第七条即明确“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。这一与《民法通则》第四条“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则”一脉相承的条款，进一步强化了商标权是私权的本质属性，为商标法淡化行政色彩，以商标权人为核心进行制度设计,简化和优化商标确权程序奠定了基调。

二、简化优化确权程序

（一）优化了商标申请的程序。第二十二条规定“商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标”（即“一标多类”），同时允许以数据电文方式提交申请。第二十九条则规定了审查意见书制度，即“在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做出说明或者修正的，不影响商标局做出审查决定”。值得注意的是，一标多类在申请上虽然具有一定的便利，但是目前配套措施尚未跟上（如转让时不能分割），经济上也没有节省。

（二）明确了审查时限。新法对审查给出了明确的时限：商标局对新申请的审查时限是9个月，且不可以延长（第二十八条）；商评委驳回复审决定（第三十四条）、商评委的绝对理由无效决定（第四十四条）、商标局撤销商标决定（第四十九条）以及商评委撤销复审决定（第五十四条）均须在9个月内做出，有特殊情况需要延长的，经批准，可以延长3个月。对于更为复杂的相对理由案件，即商标局异议裁定、商评委异议复审决定（第三十五条）以及商评委相对理由无效决定（第四十五条）均须在12个月内做出，有特殊情况需要延长的，经批准，可以延长6个月。

（三）调整了异议程序。新法将相对理由的异议主体限定为“在先权利人、利害关系人”，绝对理由的异议主体仍然是“任何人”（第三十三条），同时规定“商标局做出准予注册决定的，发给商标注册证，并予公告。异议人不服的，可以依照本法第四十四条、第四十五条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效”（第三十五条第二款）。即使异议被商标局认定成立，如果商评委改判，商标也会立即注册，异议人只能同样去寻求无效宣告程序的救济（第三十五条第三款）。新法第三十六条还规定：“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。”这样就明确了异议不成立而注册的商标取得专用权的时间以及可以得到赔偿的时间标准。

（四）延长了续展时间。新法第四十条允许期满前12个月即可进行续展（较以往增加了6个月），使商标注册人有了更为充裕的时间和更大的自由度。

（五）扩大了商标注册范围。新法第八条增加了声音等标志可以注册的规定，第十条相应增加了国歌、军歌不得注册的规定。

（六）转让条件更加明确。新法吸收原《商标法实施条例》第二十五条第二、三款的规定，第四十二条要求“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准”。　

基于前述调整，企业可能能够更便捷地获得商标注册，权利可能可以尽早得到确认。

三、强化商标使用

（一）明确商标使用义务。原《商标法实施条例》第三条上升为法律条款，新法第四十八条明确：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”同时，新法将连续3年停止使用的情形单独加以规定，不适用“限期改正”的处理程序，加强了对不使用商标的规制。此外，新法第六十四条还规定，3年内未实际使用过的注册商标不给予赔偿。

（二）调整了使用与注册的关系。新法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”这一规定明确了在先商标的使用并获得一定影响的时间，至少要先于在后注册商标的“申请日”，乃至在后注册商标的使用日，并且将“继续使用”的范围限制在原使用范围内。

（三）明确了正当使用范围。新法对缺乏显著性的标志以及三维标志的正当使用问题作了规定：一是“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、 功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”；二是“三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。

（四）调整了许可使用的备案内容。新法第四十三条明确“许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告”，并且规定“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”。这一调整意味着备案内容不再是合同本身，而是对许可事实进行备案（如许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商标或服务），赋予了商标权利人更大的自由度。

四、强化驰名商标立法本意的回归　　

　　新法吸收了原《驰名商标认定和保护规定》的部分条款，进一步明确了请求驰名商标保护的条件和程序，使得驰名商标制度在法律上更加清晰完整。第十三条从权利人的角度规定了申请认定驰名商标的条件，即“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护”，明确了商标局、商评委及法院认定驰名商标的具体程序，第十四条特别强调“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”。第五十三条规定生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，违反者处10万元罚款。值得注意的是，注册商标可以通过驰名商标制度实现跨类扩大保护这一立法本意非但没有弱化，反而得以回归。

　　五、加强商标专用权保护

（一）调整了商标侵权构成要件。新法第五十七条对商标侵权的构成要件进行了调整，区分商品商标均相同与近似类似的情况，对于前者不要求证明混淆；而后者引入了混淆要件。

（二）明确提出了商标与企业名称冲突的法律适用。新法第五十八条明确：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”

（三）细化了行政处罚。对于商标侵权行为，新法第六十条规定，可以责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，可并处罚款，改变了工具必须“专门”用于侵权的要求；罚款的计算均以违法经营额为计算标准。新法第六十条还规定累犯应当从重处罚和善意销售者应承担停止销售的责任。

（四）调整了举证责任分配。新法第六十三条规定了被告举证不力的后果：“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额”。这一规定对举证责任分配进行了微调，对于侵权人的举证是一种督促。

（五）细化了商标侵权民事赔偿的计算标准。新法优化了行政调解赔偿程序，第六十条规定除了提起行政诉讼外，“对侵犯商标专用权的赔偿数额的争议，当事人可以请求进行处理的工商行政管理部门调解”。第六十三条进一步明确了各种情况下赔偿的计算方法：一是确定计算赔偿顺序，即依次按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定、按照侵权人因侵权所获得的利益以及该商标许可使用费的倍数确定；二是对恶意侵权的，允许惩罚性赔偿通常赔偿额的1至3倍；三是将法定赔偿额最高提高到300万元。